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国家知识产权局对专利法第三次修改的主要建议

   来源:国家知识产权局政策解读

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颁布单位:国家知识产权局政策解读

  (一)关于专利法的立法宗旨


  温家宝总理指出:“自主创新是科技发展的灵魂,是一个民族发展的不竭动力,是支撑国家崛起的筋骨。没有自主创新,我们就难于在国际上争取平等地位,就难以获得应有的国家尊严,甚至难以自立于世界民族之林。”


  基于对自主创新重要性的充分认识,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出,要把科技进步和创新作为经济社会发展的重要推动力,努力建设创新型国家和人力资本强国;《国家中长期科学和技术发展规划纲要》也明确提出,要用15年时间使我国进入创新型国家行列的战略目标。


  作为提高我国自主创新能力、促进我国经济社会发展的重要机制之一的专利制度,理应在增强国家经济科技实力和国际竞争力、维护国家利益和经济安全等方面发挥重要作用,为我国进入创新型国家行列提供强有力的制度支撑。因此,建议将“促进经济社会发展”和“适应创新型国家建设的需要”作为专利法的立法宗旨写入专利法第一条


  (二)关于深化行政审批改革、建设服务型政府的举措


  1.取消对涉外专利代理机构的指定


  在我国实施专利法的初期,由于专利代理行业尚处于初创阶段,能够胜任外国申请人向我国申请专利和国内申请人向外国申请专利的代理工作的专利代理机构不多。为了确保国内外申请人的利益,1984年制定的专利法规定


  外国申请人向我国申请专利和国内申请人向外国申请专利的,必须委托国务院指定的专利代理机构(即“涉外代理机构”)代理。2000年修订专利法时,将涉外专利代理机构由国务院指定改为由国家知识产权局指定。


  20年来,随着我国专利制度的发展,我国专利代理行业日臻成熟,越来越多的专利代理机构逐渐具备了办理涉外专利代理事务的能力。为了进一步促进专利代理行业的健康发展,在行业内营造公平的竞争环境,建议取消指定涉外专利代理机构这一行政审批项目,允许所有依法设立的专利代理机构承接外国申请人向我国申请专利和国内申请人向外国申请专利的相关代理业务。


  2.取消中国单位或者个人向外国申请专利必须委托我国代理机构的规定


  随着我国经济、科技实力的逐步壮大,我国许多企业开始走向国际市场、参与国际竞争,越来越多地向外国申请专利势在必然。我国现行专利法第二十条第一款的规定,我国单位和个人向外国申请专利的,应当委托指定的国内专利代理机构代理。如同我国一样,许多国家对外国人向其申请专利都有委托本国专利代理机构或者专利代理人予以代理的规定。这样,我国申请人向外国申请专利需要双重委托代理。现实中,对于我国的一些企事业单位,特别是不熟悉国际事务的中小企业来说,除了委托外国专利代理机构之外,可能还有必要委托国内专利代理机构为其提供必要服务;但是对于熟悉国际事务、拥有专门人才的大型公司来说,情况就不是这样的。我局认为,向外国申请专利是否还需要委托国内专利代理机构,应当由我国申请人根据其实际需要自主决定,没有必要强制性地规定必须委托国内专利代理机构予以代理。据此,建议删除第二十条第一款关于中国单位或者个人向外国申请专利必须委托我国代理机构的规定,方便我国申请人向外国申请专利。

 

  3.增加专利行政部门传播专利信息的职责


  及时传播专利信息是专利制度的基本功能之一,对提高创新起点、减少重复研发活动、避免侵犯他人专利权、促进科技进步和创新具都有重要意义。尽管现行专利法第三十四条第三十九条第四十条分别规定了专利申请的公布和授予专利权的公告,但这些条款仅仅是将公布或者公告作为审查或者授权的必要程序之一,专利法中还缺乏对专利信息传播工作的整体定位。随着我国社会主义市场经济体制的逐步完善和我国经济社会的全面发展,专利制度日益受到市场主体和创新主体的重视,企事业单位和社会公众对专利信息的需求日益增长。目前,每天访问我局政府网站专利检索栏目的数量达到10万次,每天下载专利文献多达2,000,000页。与此同时,广大公众对我局提供专利信息的完整性、准确性、及时性的要求也日益提高。但是,目前我国专利信息的传播还存在传播渠道杂乱、信息源缺乏权威性、信息化技术落后、公众查询专利信息成本过高等问题,还不能很好地适应公众日益增长的需要。美国、法国、瑞士等国专利法中对其专利商标局或者工业产权局传播专利信息的职能都作出了全面和详尽的规定,我国有必要予以借鉴。因此,建议明确规定国务院专利行政部门和地方专利行政管理部门负有完整、准确、及时地传播专利信息的职责。


  (三)关于权利的归属和管理


  1.国家资助科研项目所完成发明创造的权利归属


  承担国家财政资助的科研项目,是我国产生自主创新成果的重要途径。在这类项目的成果管理上,由于以往过分强调成果归国家所有,导致项目承担单位的责、权、利不明确,不仅影响了承担单位的自主创新积极性,也影响了承担单位对科研成果获得知识产权保护并予以商品化、产业化的主动性。为了解决这一问题,2002年4月国务院办公厅转发了科技部、财政部制定的《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》,对国家科研计划项目的知识产权政策进行了调整。该文件规定,除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的科研计划项目成果以外,项目承担单位可以独立享有研究成果的知识产权,依法自主决定研究成果知识产权的实施、许可、转让以及作价入股等事项,并获得相应的收益。


  为了提高上述规定的法律效力,建议将该规定的核心内容增加到专利法中,并与现行专利法第十四条第一款有关推广应用发明创造的规定相结合,以充分利用专利制度激励国家投资科研项目中自主知识产权的创造和应用。


  此项修订建议与美国著名的“杜拜法案”有相似之处。鉴于该条规定政策性很强,实施中会涉及许多具体问题,因此建议由国务院另行制定有关行政法规,对有关细节作出进一步规定。


  2.共有权利的行使


  申请专利的权利、专利申请和专利权都具有财产权的属性,可以为两个或者两个以上单位或者个人共有。我国《民法通则》规定了财产所有权共有的一般原则,但是专利权作为一种无形财产与一般有形财产相比具有不同的特点,共有权利的行使需要遵循一些专门的规则。对此,《民法通则》和现行专利法及其实施细则都缺乏相应的规定,实践中往往因为对共有人之间的权利和义务关系界定不清而产生争议。为了解决这一问题,建议在专利法中增加有关共有权利行使的原则性规定。


  3.在我国完成的发明创造向外国申请专利的审批


  现行专利法第二十条第一款规定,中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当先向国务院专利行政部门申请专利。外国公司在中国依法设立的独资公司、合资公司、研发机构等均属于“中国单位”,根据上述规定,其在中国完成的发明创造向外国申请专利的,应当首先向我国提出专利申请。然而在实践中,一些外国母公司出于对其利益的考虑,在未进行或者未完成发明创造之前,就根据专利法第八条的规定,以合作或者委托的名义,通过合同约定子公司完成的所有发明创造申请专利的权利属于母公司,发明创造完成后直接以母公司名义首先在外国申请专利,从而规避专利法第十条有关向外国人转让权利的审批规定和第二十条有关首先在我国申请专利的规定。这种现象可能导致涉及我国国家安全或者重大利益需要保密的发明创造未经审批就在国外申请专利,从而导致泄密的后果,不利于维护我国的利益。为了解决这一问题,建议借鉴美国、英国、德国等国的做法,消除现行专利法第二十条第一款中存在的不够严谨之处,规定任何单位或者个人将在中国完成的发明创造向外国申请专利的,都应当经国务院专利行政部门批准,并明确规定违反这一规定的法律后果,即申请人未经批准,将在中国完成的发明创造首先向外国申请专利的,其就该发明创造在中国提出的专利申请不得被授予专利权。


  对于批准的程序,我局建议借鉴美国的做法,即:申请人不向我国提交专利申请的,可以单独提出向外国申请专利的请求;申请人向我国提交专利申请的,视为同时提交了向外国申请专利的请求;无论在何种情况下,我局对向外国申请专利的请求都应当在6个月之内作出决定。这些详细规则建议留待专利法实施细则予以规定。


  (四)关于授予专利权的标准


  1.取消对现有技术和现有设计的地域性限制


  现行专利法第二十二条第二十三条对不同类型的现有技术和现有设计规定了不同的地域范围,即:以出版物方式公开的现有技术和现有设计的范围是全球性的;以使用或者其他方式公开的现有技术和现有设计的范围仅限于国内。随着经济全球化趋势日益明显和科学技术的迅猛发展,尤其是网络技术的突飞猛进,出版物公开与非出版物公开之间的界限已经越来越模糊,将非出版物公开的现有技术和现有设计限制在我国地域之内已逐渐变得没有实际意义,且缺乏可操作性。更为重要的是,容许在国外已通过公开使用、公开销售等方式为公众所知的技术在我国被授予专利权,不利于鼓励真正的发明创造;让国外已经能够为公众自由使用的现有技术和现有设计在我国受到专利独占权的控制,会损害中国公众的合法利益。随着专利制度的国际协调,现在绝大多数国家的专利法对现有技术和现有设计的地域范围都没有加以区分。因此,建议取消对现有技术和现有设计的地域性限制,采用国际通行的绝对新颖性标准,同时在专利法中增加对现有技术和现有设计的定义,以方便和统一专利法有关条款的表述。


  2.遗传资源的保护和遗传资源来源的披露


  随着生物和遗传技术的飞速发展,遗传资源已成为一个国家可持续发展的重要战略资源。我国是世界上遗传资源最为丰富的国家之一,有效保护遗传资源对我国具有重要意义。


  《生物多样性公约》对遗传资源确立了国家主权、事先知情同意和惠益分享三项基本原则,并明确规定:“缔约方认识到专利和其他知识产权可能影响到本公约的实施,因此应当在国家立法和国际立法方面进行合作,以确保此种权利有助于而不违反本公约的目标。”


  保护我国的遗传资源至少应当包括两方面的举措:一是通过专门立法建立遗传资源的管理机制,防止任何人未经我国有关部门批准擅自获得我国的遗传资源,并对违反者给予行政处罚甚至刑事制裁;二是在专利法中增加有关规定,对非法获得我国遗传资源,利用该资源作出发明创造,进而在我国获得专利独占权的行为进行规制。


  近年来,广大发展中国家在世界贸易组织和世界知识产权组织等国际组织中极力主张完善有关知识产权国际条约,形成保护遗传资源的国际规则。然而,由于发达国家的阻挠,上述努力一直难于取得进展。面对这样的形势,我国有必要借鉴有关发展中国家的做法,首先通过国内立法落实对我国遗传资源的保护。


  为此,建议在专利法中规定,发明创造的完成依赖于遗传资源,该遗传资源的获取或者利用违反我国有关法律法规的规定的,不授予专利权。为了确保前述规定的实施,还建议在专利法中规定,发明创造的完成依赖于遗传资源的,申请人应当在专利说明书中披露该遗传资源的来源。


  (五)关于外观设计专利制度


  1.适当限制授予外观设计专利权的客体范围


  我国每年受理的外观设计专利申请量已经位居世界第一,但在受理的外观设计申请和授予的外观设计专利中,有相当数量涉及的是瓶贴和平面包装袋的主要起标识作用的图案设计。这既不利于激励对产品本身外观的创新活动,促进我国知名品牌的形成,提高我国产品的国际竞争力;也会增大外观设计专利权与商标专用权之间的交叉与重叠。为了鼓励设计人将其注意力更多地集中到产品本身外观的创新上,建议将“对平面印刷品的图案、色彩或者其结合作出的主要起标识作用的设计”排除在授予外观设计专利权的客体之外。


  2.提高授予外观设计专利权的实质性条件


  在我国受理的外观设计申请和授予的外观设计专利中,有一些是通过摹仿现有设计或者简单拼凑现有设计特征而形成的外观设计,其创新水平较低。这不利于充分发挥专利制度对我国产品外观创新活动的激励作用。为了提高我国产品外观的创新水平,形成丰富多彩、更具有市场竞争力的产品样式,建议进一步提高外观设计的授权标准,增加有关外观设计抵触申请的规定以及类似于发明和实用新型专利的“创造性”的授权条件,即授予专利权的外观设计与现有设计或者与现有设计特征的组合相比应当有明显区别。


  3.允许对关联外观设计合案提出外观设计专利申请


  在实践中,同一设计人在对同一产品的外观形成一种新的基本设计的基础上,往往会提出许多与基本设计相似的设计方案(即“关联外观设计”)。外观设计专利申请人普遍希望对其基本设计方案以及相似外观设计方案均获得专利保护,以免在侵权诉讼中因被控侵权产品的设计与获得专利权的外观设计相比略有不同而被认定为不侵犯其外观设计专利权。但是按照现行专利法及其实施细则的规定,这一愿望却难以实现,其原因在于:如果在一件外观设计专利申请中要求保护多个相似的外观设计,则会因为不符合现行专利法第三十一条第二款规定的单一性要求而被驳回;如果提出多项外观设计专利申请,要求分别予以保护,又会因为不符合“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定而被驳回。为了解决这一问题,建议允许对关联外观设计合案提出外观设计专利申请,以充分保护外观设计专利申请人的正当权益。


  4.建立外观设计专利检索报告制度


  我国现行专利法规定,对外观设计专利申请只进行初步审查,不进行实质审查,因此外观设计专利权的法律确定性和权利稳定性较差。在此情况下,如果外观设计专利权人过于轻率地行使其权利,则容易产生损害公众合法权益的不良后果。随着近年来我国外观设计专利申请和授权数量的快速增长,上述问题变得更加突出,社会反响较大。在国家知识产权局目前尚无可能对所有外观设计专利申请均进行实质审查的情况下,建议将2000年修订专利法时建立的实用新型专利检索报告制度扩大到外观设计专利,将出具检索报告明确规定为外观设计专利权人针对侵权行为向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的前提条件,以防止外观设计专利权人或者利害关系人因行使权利不当而损害公众利益。


  5.完善有关外观设计专利权保护范围的规定


  现行专利法第五十六条第二款规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。实践中,确定外观设计专利权的保护范围往往比确定发明和实用新型专利权的保护范围更为困难,其原因在于:图片或者照片往往反映了产品外观的诸多细节,如果要求被控侵权产品必须再现外观设计专利产品的所有细节才构成侵犯外观设计专利权的行为,则过于严格,不利于保护外观设计专利权人的合法利益;反之,如果允许忽略其中一些细节,则必须对允许忽略哪些细节建立必要的规则,否则将会导致判断结果过于主观随意,不利于确保公众对外观设计专利权保护范围的可预见性。


  为了便于确定外观设计专利权的保护范围,建议对现行专利法第五十六条第二十七条作出必要调整,规定“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的外观设计专利产品为准,简要说明可以用于解释图片或者照片”,同时规定申请人提交的外观设计专利申请文件应当包括对外观设计的简要说明。


  (六)关于专利权的保护


  1.规定他人未经许可不得许诺销售外观设计专利产品


  2000年修订专利法时,根据TRIPS协议第28条的规定,对发明和实用新型专利权增加了他人未经许可不得进行许诺销售行为的规定;对外观设计专利权,则因为TRIPS协议没有相应要求,没有增加他人未经许可不得进行许诺销售行为的规定。


  在实践中,一些单位和个人获得未经外观设计专利权人许可而制造的侵权产品后,采取在各种媒体上作广告宣传或者在一些展览会、展销会上展出等方式予以促销的现象十分普遍。按照现行专利法的规定,即使外观设计专利权人发现了这些促销行为,也无权请求人民法院或者专利行政管理部门予以制止,只能等到行为人实际销售侵权产品之后才能主张其权利。这显然不利于尽早制止侵犯外观设计专利权的行为,维护外观设计专利权人的合法权益。现行规定造成了三种专利权保护上的不平衡。因此,建议规定,任何人未经外观设计专利权人许可,不得进行许诺销售外观设计专利产品的行为。


  2.完善专利行政执法


  1984年制定的专利法规定了保护专利权的行政执法措施,1992年和2000年修订的专利法均保留了这一规定。这是我国专利制度与许多国家专利制度的显著区别点之一。实施专利法20多年来的实践表明,专利行政执法符合我国国情,对切实保障专利权人的合法利益、及时制止侵犯专利权的行为、维护正常的经济社会秩序发挥了重要作用。


  路甬祥副委员长在第十届全国人大常委会第二十二次会议上所作的《全国人大常委会执法检查组关于检查专利法实施情况的报告》明确指出:“专利侵权、冒充专利和假冒他人专利的行为屡屡发生,专利权人的合法权益得不到有效保护,普遍反映打官司费时费力,‘维权成本高,侵权成本低’,有的‘法律上赢了,经济上输了’。”“解决这些问题,必须依法加强专利的行政保护,充分发挥专利行政执法简便、快捷、效率高的优势”。


  与我国商标法和著作权法的相应规定相比,我国专利法对专利行政管理部门处理专利侵权纠纷、查处专利违法行为的执法力度和调查取证手段的规定均显得较为薄弱,不利于专利行政执法工作的正常开展。因此,提出如下建议:


  第一,故意侵犯专利权的行为不仅是侵犯专利权人合法权益的民事侵权行为,而且也是损害正常市场经济秩序、危害公众利益的行政违法行为,建议规定故意侵权者不仅要承担民事侵权责任,也要受到罚款的行政处罚。


  第二,现行专利法第五十八条第五十九条分别规定了对假冒他人专利行为和冒充专利行为的行政处罚,但是对两种违法行为的行政处罚力度有较为明显的差别。鉴于这两种行为都是作假并欺骗公众的行为,对公众利益的危害性是相当的,建议规定相同的行政处罚力度。


  第三,专利行政管理部门处理专利侵权纠纷、查处专利违法行为缺乏必要的调查取证手段,是我国专利制度长期以来一直存在的突出问题,影响了专利行政执法的正常开展。建议借鉴《商标法》第五十五条的规定,为专利行政管理部门处理专利侵权纠纷和查处专利违法行为提供必要的调查取证手段。


  3.进一步明确有关侵权赔偿数额的规定


  2000年修订专利法时,对侵权赔偿数额的计算方式作出了较为明确的规定,即损失赔偿数额应当根据权利人的损失、侵权人的非法获利或者许可使用费的合理倍数予以确定。


  但是在司法实践中,经常会出现法院既难以确定权利人的损失和侵权人的非法获利,也没有许可使用费可参照或者参照许可使用费明显不合理的情况。为解决此问题,最高人民法院于2001年6月发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条规定:“没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元”。以这种方式确定的损失赔偿被称为“法定赔偿”。2001年修订我国《著作权法》和《商标法》时,均增加了有关法定赔偿的规定;世界贸易组织的TRIPS协议第45条也规定“各成员可以授权司法当局责令侵权人支付法定赔偿额”。


  因此,建议在专利法中规定法定赔偿,同时根据TRIPS协议的有关规定,将专利权人因制止侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿数额的范围。


  4.增加诉前证据保全的规定


  对于侵犯专利权的临时救济措施,现行专利法第六十一条规定了诉前停止侵权行为和诉前财产保全的措施,但没有规定诉前证据保全的措施。我国《民事诉讼法》第七十四条规定了起诉后的证据保全措施,但未规定起诉前的证据保全措施。在专利侵权纠纷的审理过程中,往往会出现如不在起诉前进行证据保全,证据就有可能灭失或者难以取得的情况。为解决这一问题,最高人民法院在2001年颁布的《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》中规定,人民法院执行诉前停止侵犯专利权行为的措施时,可以根据当事人的申请,参照民事诉讼法第七十四条的规定,同时进行证据保全。


  2000年我国第二次修订专利法之后,在对我国《商标法》和《著作权法》进行修订时,根据TRIPS协议的规定,不仅相应增加了有关诉前停止侵权行为和财产保全的规定,还增加了诉前证据保全的规定。


  鉴于上述情况,建议在专利法中增加有关诉前证据保全的规定,以更为有效地保护专利权人的合法利益。


  (七)关于维护公众合法权益和制止专利权的滥用


  1.完善有关强制许可的规定


  强制许可在各国专利制度中都占有十分重要的地位,对防止专利权人不合理地行使其独占权、维护国家和公众的利益、增进公共福利具有突出的现实意义。


  为了使我国专利法中有关专利强制许可的规定适应国内国际的形势发展,进一步完善已有的规定,提出了如下修订建议:


  第一,修改现行专利法第四十八条规定的给予强制许可的理由,一方面依据《保护工业产权巴黎公约》的有关规定,明确专利权人自专利权被授予之日起满三年无正当理由未实施或者未充分实施专利的,可以给予强制许可;另一方面与正在制定中的《反垄断法》相衔接,规定在专利权人行使其专利权的行为经司法程序或者行政程序确定为排除、限制竞争行为的情况下,可以给予强制许可。


  第二,世界贸易组织《关于TRIPS协议与公共健康的宣言》明确指出,公共健康危机,包括与艾滋病、结核病、疟疾等流行病有关的危机,属于国家紧急状态或者非常情况。我国是世界上的人口第一大国,公共健康问题的出现较为频繁,应当充分利用上述宣言给予的灵活性。因此,建议规定,为了预防、治疗和控制流行病,国家知识产权局可以依照有关规定,在国家出现紧急状态或者非常情况时以及为了公共利益目的,给予强制许可,以解决我国可能出现的公共健康问题。


  第三,世界贸易组织总理事会的《关于实施TRIPS协议与公共健康宣言第6段的决议》允许成员为解决缺乏制药能力或者能力不足的其他成员面临的公共健康问题而给予强制许可,制造有关专利药品并将其出口到这些成员,从而突破了TRIPS协议第31条关于强制许可只能主要用于供应国内市场需要的限制性规定。2005年12月,世界贸易组织总理事会通过了《修订TRIPS协议议定书》,建议将前述决议的实质性内容纳入TRIPS协议。我国有关主管部门正在启动批准该议定书的程序。为了与我国拟批准该议定书的立场相一致,帮助缺乏制药能力或者能力不足的发展中国家和最不发达国家解决其面临的公共健康问题,建议规定,在符合规定条件的情况下可以给予专利强制许可,允许我国制药企业制造有关专利药品并将其出口到这些国家。


  第四,关于给予强制许可的程序性条件,按照TRIPS协议第31条的规定,建议规定,依照修订后的专利法第四十八条第五十一条的规定请求给予强制许可的,应当提供以合理的条件与专利权人订立实施其专利的许可合同而未能在合理长的时间内获得许可的证明;依照修订后的专利法第四十九条第五十条的规定请求给与强制许可的,不必提供上述证明。


  2.增加现有技术抗辩和制止恶意诉讼的规定


  在人民法院和专利行政管理部门审理或者处理专利侵权纠纷的过程中,经常遇到这样的情况:专利权人指控他人侵犯其专利权,被控侵权人却举证证明其实施的技术或者设计是申请日之前已经为公众所知的现有技术或者现有设计,因而主张其行为不侵犯专利权。在此情况下,如果不允许被控侵权人进行现有技术或者现有设计抗辩,则被控侵权人只有启动无效宣告程序,使涉及的专利权被宣告无效,才能免除其侵犯专利权的责任。然而,由于我国审理专利侵权纠纷的程序与宣告专利权无效的程序是彼此独立的,由不同的机关分别负责进行审理,这样就需要被控侵权人请求中止专利侵权纠纷的审理程序,启动无效宣告程序,经过专利复审委员会的无效审查以及人民法院的两级审理,就专利权是否有效的问题得出结论,然后再恢复专利侵权纠纷的审理程序,整个过程需要若干年的时间。即使被控侵权人最后赢得诉讼,漫长的程序也会使其在精力、资金、市场、商誉方面蒙受很大损失。这对实施现有技术或者现有设计的被控侵权人来说是不公平的。如果在专利法中增加允许进行现有技术和现有设计抗辩的规定,人民法院或者专利行政管理部门在认定被控侵权人实施的是现有技术或者现有设计的情况下直接判定侵权指控不成立,就会大大简化侵权审理或者处理程序,缩短诉讼周期,尽早稳定社会关系,有效地维护社会公众的合法权益。现有技术抗辩已被美国、日本、德国等国在其专利司法实践中广泛采用,我国一些人民法院和行政机关在专利侵权纠纷的审判、处理过程中也有允许进行现有技术抗辩的实践,只是在专利法层面上还缺乏依据。因此,建议增加允许进行现有技术和现有设计抗辩的规定。


  专利制度的正常运作,一方面需要在全社会培养尊重他人专利权的意识,强化对专利权的有效保护;另一方面也需要防止专利权人恶意利用其权利干扰他人正常生产经营的不当行为,维护正常的市场经济秩序。目前,一些人明知其技术或者设计属于现有技术或者现有设计,本不应申请获得专利保护,却仍然利用实用新型和外观设计专利申请不进行实质审查的制度特点,不但申请获得实用新型和外观设计专利,而且还恶意指控他人侵犯其专利权,干扰他人的正常经营活动。应当指出,即使是经过实质审查而授权的发明专利权,也仍然有可能出现这种现象。对此,不仅需要通过宣传教育提高专利权人的守法意识,也需要采用必要的法律手段予以规制。TRIPS协议第48条规定,如果应一方当事人的请求采取措施而该当事人滥用了执法程序,司法机关应当有权责令该当事人向受到错误禁止或者限制的另一方当事人由于这种滥用而遭受的损害提供足够的赔偿。据此,建议规定恶意诉讼的反赔制度,即专利权人明知其获得专利的技术或者设计是现有技术或者现有设计,却指控他人侵犯其专利权的,被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此而给被控侵权人带来的损失,以增强对恶意诉讼行为的法律威慑作用。


  3.增加对诉讼时效的补充规定和有关权利失效的规定


  现行专利法第六十二条规定了侵犯专利权的诉讼时效。然而,对于以连续方式进行的专利侵权行为而言,专利权人从得知或者应当得知之日起超过诉讼时效才主张其权利的,应当如何计算赔偿数额、是否有权要求侵权人停止侵权,现行专利法未作明确规定。为了解决实践中经常出现的这些问题,最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定:“权利人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,在该项专利权有效期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算”。这一规定的含义是:专利权人从得知或者应当得知之日起超过两年才向法院起诉的,应当受到诉讼时效的限制,不能对起诉之日起两年前的侵权行为获得赔偿,但可以对起诉前两年内的侵权行为获得赔偿;如果侵权行为在起诉时仍在继续,则不受诉讼时效的限制,可以要求侵权人停止侵权行为。建议将最高人民法院上述司法解释的精神吸收到专利法中。


  但是,对于以连续方式进行的专利侵权行为而言,如果专利权人从得知或者应当得知侵权行为之日起无论经过多长时间,都仍然可以对起诉前两年内的侵权行为获得赔偿,则显得不够合理,与现行专利法第六十二条规定诉讼时效的初衷相违。为了促使专利权人积极、及时地行使权利,稳定社会关系,建议借鉴美国等国对“怠于行使权利”的专利权人进行必要限制的做法,规定专利权人或者利害关系人无正当理由超过诉讼时效3年后(即从得知或者应当得知侵权行为之日起5年后)才向人民法院起诉或者请求专利行政部门处理的,无权就起诉或者请求处理之日前的侵权行为获得赔偿。


  另一方面,如果规定无论在何种情况下,专利权人都有权要求实施其专利的他人承担停止实施行为的民事责任,而不考虑专利权人在起诉前是否对实施者作出过不予追究的意思表示,也存在不够合理之处。现实中,一些专利权人明知有侵权行为存在,却采取一种“欲擒故纵”的策略,即一开始通过自己的有关行为、意思表示或者沉默,使实施者相信专利权人不会对其实施行为主张权利,导致实施者基于这种信赖而继续实施甚至扩大其投资和生产规模,过若干年后又向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理,主张其权利。在这种情况下,如果一律采取责令实施者停止其实施行为的做法,就会使其在资金、设备、原材料、工人就业等各方面遭受严重损失,造成社会资源的浪费,不利于形成稳定的经济秩序。近年来,我国一些企业在专利侵权纠纷中对专利权人采用这种“策略”带来的影响深有感受。专利权人的这种行为违反了《民法通则》规定的诚实信用原则和公平原则,其权利主张理应受到一定制约。对此,英美法系有“衡平意义下的禁止反悔”制度予以约束,大陆法系有“权利失效”制度予以限制。借鉴国外有关制度,建议规定在这种情况下,专利权人无权要求实施者停止实施行为,也无权获得赔偿。


  4.不视为侵犯专利权的行为


  通过在专利法中规定不视为侵犯专利权的行为,对专利权人的权利进行一定限制,以平衡专利权人与社会公众之间的利益,是各国普遍采取的做法。现行专利法第六十三条列举了四种不视为侵犯专利权的行为。通过实践,我们认为有必要进一步完善该条规定,主要修订建议包括:


  第一,建议完善有关专利权权利用尽原则的规定,允许平行进口行为。TRIPS协议第6条规定该协议的任何规定不得用于处理知识产权的权利用尽问题,从而允许各国在权利用尽问题上采取灵活立场。世界贸易组织2001年通过的《关于TRIPS协议与公共健康的宣言》再次重申,各成员为解决公共健康问题,有权自行决定其对知识产权权利用尽问题的立场。鉴于目前我国的经济实力和科研实力与发达国家相比还有相当差距,高技术领域的专利权绝大多数由外国专利权人掌握,我国的产业发展在相当程度上仍依赖于国外技术和产品的引进,建议充分利用TRIPS留给各国的自由空间,在专利领域采取允许平行进口行为的做法。同时,允许平行进口使我国在必要时可以从国外进口我国目前尚不能制造或者制造能力不足的专利药品,有利于解决我国的公共健康问题。


  第二,建议引入许多国家专利法规定的药品和医疗器械的实验例外(下称“Bolar例外”),允许专为获得和提供药品或者医疗器械的行政审批所需的信息而以规定方式实施专利。Bolar例外是最先在美国产生的一项法律制度,目的是克服药品和医疗器械上市许可审批制度在专利权保护期限届满之后对仿制药品和医疗器械上市带来的迟延。这是因为:在专利权保护期限届满后,即使其他公司仿制与专利药品或者专利医疗器械完全相同的产品,按照各国的药品和医疗器械上市许可审批制度,仿制者仍然必须提供其药品或者医疗器械的各种实验资料和数据,以证明其产品符合有关规定,才能获得批准。因此,如果只有在专利权保护期限届满之后才允许其他公司开始进行相关实验,就会大大延迟仿制药品和医疗器械的上市时间,导致公众难以在专利权保护期限届满后及时获得价格低廉的药品和医疗器械,这在客观起到了延长专利权保护期限的效果。因此,美国、加拿大、日本、澳大利亚等国均在其专利法中明确规定了Bolar例外,而且这一制度也被世界贸易组织争端解决机构有关裁决认定为符合TRIPS协议的规定。作为公共健康问题较为突出的人口大国,我国理应在专利法中增加有关Bolar例外的规定,以便公众在药品和医疗器械专利权保护期限届满之后能够及时获得价格低廉的药品和医疗器械。

 

(条法司提供)



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