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第一节 审查意见陈述书及专利申请文件的修改

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一、针对审查意见通知书的意见陈述书

1.维护委托人的利益

一个合格的专利代理人应当能够依照《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》的有关规定,通过陈述意见和修改专利申请文件,为委托人谋求尽可能有利的审查结果,充分维护委托人的利益。

2.全面、准确地理解审查意见

专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书,对照专利申请文件,全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容,针对具体情形作出正确的前景判断,在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。

3.正确撰写意见陈述书

如果专利代理人认为专利申请还存在被批准为专利的前景,意见陈述书应当全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见、提出的问题和要求。专利代理人应当区分审查意见通知书指出的缺陷是形式缺陷,还是实质性缺陷。对于前者,应当尽量配合审查员,通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷;对于后者,认为有必要对专利申请文件进行修改的,应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的理由,并对修改加以说明,认为审查意见存在不当之处的,应当依据《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》的有关规定,合情合理地陈述反驳意见。审查意见通知书提出有关疑问,要求申请人予以回答、解释的,专利代理人应当给予充分答复,必要时辅以有关证据和辅助资料。与此同时,专利代理人必须注意陈述的分寸,避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而使委托人蒙受不应有的损失。

4.意见陈述书的表述方式

意见陈述书应当词语规范,有理有据,层次清楚,表述准确,有逻辑性,有针对性,充分阐述委托人的立场。意见陈述书应当避免强词夺理,避免仅仅罗列不着边际的套话。

二、申请文件的修改

在答复审查意见通知书时,如果同意或者部分同意审查员的意见,应当对专利申请文件进行必要的修改。进行修改时,应当符合专利申请文件撰写的各项要求,也必须遵循《专利法》第三十三条规定的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围这一基本原则,另外,还必须注意对整个申请文件进行全面的适应性修改,以避免顾此失彼,使局部修改的部分出现与专利申请文件其他部分不一致、不协调的现象。此外,答复审查意见通知书时对申请文件的修改应当注意《专利法实施细则》第五十一条第三款的要求,针对通知书指出的缺陷进行修改。

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